▍导读 ▍

       本文将探讨在“普通观察者+现有技术”判定法则下，具体的侵权分析过程。

      美国外观设计专利的侵权判定法则与中国的类似，目前美国联邦巡回法院采用的是由Egyptian Goddess, Inc.诉Swisa, Inc., 第543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008)号案判决中引出的“普通观察者+现有技术”判定法则，可简易理解为，以普通观察者从整体观察角度来进行，将外观设计---被诉产品----现有设计三者放在一起，被诉产品更靠近前者为侵权，被诉产品更靠近后者为不侵权。

      尽管该判定法则很简单，但在实际操作中，取决于假想的普通观察者判断，具有一定的主观判断成分；由于涉及现有技术，需要进行检索工作；且根据美国专利35 USC 271，还需结合考虑专利法条的适用。本文将探讨在“普通观察者+现有技术”判定法则下，具体的侵权分析过程。

▍专利权解释 ▍

      对美国外观设计专利的侵权分析，首先必须从对主张的外观专利权的解释开始。这是通过查看作为权利要求主体的专利图纸来实现的，也就是说，图纸就是权利要求并界定了保护范围。

      在Egyptian Goddess案中，联邦巡回法院承认，关于外观设计专利的权利要求构成与发明专利的权利要求构成有很大不同。因此，虽然初审法院有责任在外观设计专利案件中进行权利要求的解释，但联邦巡回法院并不要求初审法院尝试提供外观设计权利要求的详细口头描述，这与发明专利案件中通常的做法不同。

      联邦巡回上诉法院指出，“用图纸比用任何描述都能更好地代表一个设计”，而没有图纸的描述很可能无法理解”。

      对于美国外观专利，其专利权应指向物品的装饰性设计特征，而不是功能特征。一项外观设计既包含功能性因素又包含非功能性因素的，必须对权利要求的范围进行解释，以确定专利中所示的外观设计的非功能性方面。因此，非功能性设计方面与侵权分析有关。

      一项设计可以体现功能特征，但仍可申请外观专利。但为了获得有效的外观设计专利，该设计必须具有装饰性的、令人愉悦的外观，而不同于仅凭功能考虑而决定的外观。

      正如在In re Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 U.S.P.Q. 653, 654 (CCPA 1964) 中解释的：“许多结构良好的产品，其配置完全取决于功能，例如六角螺母，滚珠轴承，高尔夫球棒，或钓竿，尽管也能令人赏心悦目，但该愉悦感很大程度上取决于个人使用其功能而获得的效果收益。”长期以来，当一种配置仅仅是功能考虑的结果时，由此产生的设计不能作为装饰性设计来申请专利，原因很简单，它不是“装饰性的”——不是为了装饰而创造的。

      要确定一项设计主要是功能性的还是装饰性的，必须从整体上来看该设计。作为终极问题，即一项外观设计是否由物品的实用目的所决定，取决于物品的整体外观，而不是每个单独特征的功能或装饰方面。当一件物品的功能可以通过多种方式实现时，该物品的设计就更有可能以装饰为主要目的。

▍作为侵权判定的首步，“设计相似性”分 ▍

      在通过识别非功能性、装饰性设计方面来解释外观专利权之后，必须分析设计的相似性。

      根据联邦巡回法院新提出的“普通观察者+现有技术”判定法，侵权判定的首步是判断被指控侵权的产品在普通观察者的眼中是否产生了与外观设计相同的审美效果，需留意，这是普通买家的反应，而不是专家的反应。专利设计和被诉产品之间的差异可以通过并排比较来明显地看出，但存在差异并不一定代表不侵权。也就是说，当两个设计的整体印象基本相同时，在设计细节上的差异并不会造成对侵权指控的否定。

      适用于美国发明专利的“字面侵权”与“等同侵权”的法理分析，对于美国的外观设计专利来说同样适用，但与发明专利的情况略有不同。联邦巡回法院认为，对于与外观设计不完全相同的被诉产品，可以认定侵权的前提是，被诉产品与外观设计必须在装饰性而非功能性方面具有同等性。

▍根据现有技术，对外观设计与被诉产品进行比较 ▍

      联邦巡回法院在Egyptian Goddess案中认为，“新颖点”判定法不应再用于分析外观设计专利侵权索赔。然而，在某些情况下，在外观设计和被诉产品并非明显不同的情况下，通过现有技术将外观设计和被诉产品进行比较，来判断普通观察者是否会认为这两种设计实质上相同，将是有益的。

（1）现有技术因素的考虑

      在Egyptian Goddess案中，Egyptian Goddes指控Swisa侵犯了其“…389”号设计专利，该专利保护的是一个由矩形空心管制成的指甲锉，其四个外侧面中的三个面上设有轻微凸起的锉磨部。

      Swisa指甲锉同样由一个矩形空心管构成，但它在四个外表面上都设有锉磨部。经检索，属于现有技术的设计例子包括有：在所有三个外侧面上都设有锉磨部的三角形指甲锉，以及在所有四个外侧面上都设有锉磨部的实心矩形块的“四向”指甲锉。

      联邦巡回法院推断，根据现有技术，当比较389专利的指甲锉和Swisa指甲锉时，普通观察者（例如指甲锉的购买者）不会认为它们实质上相似。

      法院还发现三角形现有技术指甲锉与Swisa指甲锉非常相似，并指出Egyptian Goddess方的律师和专家从未解释为什么普通观察者会认为Swisa指甲锉更接近于389专利的设计，而不是三角形现有技术指甲锉。

      此外，联邦巡回法院同意地区法院的意见，对于指甲锉这类产品的设计，没有锉磨部的第四面与有锉磨部的第四面在实质上并不相同。因此，联邦巡回法院确认了地区法院不侵权的简易判决决定。

      在Egyptian Goddess案以后的另一Arc'teryx Equipment，Inc.诉W estcomb Outerwear，Inc.，第2008 WL 4838141，89 U.S.P.Q.2d 1894（D.Utah，2008-11-4）号案判决中，地区法院发现，从现有技术的角度来看，被诉产品和外观设计之间的差异变得更加明显。Arc'teryx主张Westcomb的“幻影夹克”侵犯了Arc'teryx的'715号设计专利，该专利保护的是一种曲线拉链的装饰设计。

      地区法院首先指出，双方一致认为，所涉产品的“普通观察者”是一名户外服装顾客，比一般零售顾客更有鉴别力。地区法院随后发现被诉产品与外观设计之间存在一些差异。第一个区别是该外观设计给人的印象只有两个部分—直线部分和斜线部分，而幻影夹克给人的印象是夹克包含三个部分—第一直线部分、斜线部分和第二直线部分。这两个设计的拉链的斜线部分的位置、斜线部分的长度以及直线部分的长度也存在差异。

      现有技术包括一项德国专利DE'356和一件Lowe Alpine夹克。地区法院认为，当考虑这些现有技术时，这些差异就变得更重要了。在审查现有技术并将其与外观设计进行比较时，地区法院发现，从户外服装顾客的视觉印象来看，可通过直线段和斜线段的数量、长度和位置来区别现有技术和外观设计。

      地区法院发现，'715号外观设计更接近于现有的Lowe Alpine夹克，因为它们都只包含一条直线和一条斜线。另一方面，Westcomb的幻影夹克与DE'356德国专利相似，两种设计都包含，首先一个直线段，接着弯成一个斜线段，再弯成第二个直线段。

      鉴于这些差异，根据现有技术所披露，地区法院认为，任何合理的陪审团都不能认定，熟悉现有技术的普通观察者会被欺骗，将Westcomb的幻影夹克的设计与Arc'teryx的外观设计混为一谈。

（2）禁止反悔原则的适用

      在外观专利申请提交后，外观设计几乎没有可修改的余地（否则形成New matter）。当美国专利商标局基于现有技术作出侵权认定的驳回时，专利所有人若想提交对图纸的修改从而期望获得修改范围的专利权时，通常会触犯禁止反悔原则。然而，禁止反悔原则在外观设计专利上并没有明文的规定，因此，还须根据个案加以考虑。

      以上为基于美国外观设计专利侵权的判定法则，即在现行的“普通观察者+现有技术”判定法则下，具体的侵权分析方法的探讨。由于美国判例对现有法则的影响，本文仅用于参考，在实际案件中，还需代理人根据具体案情，以及密切留意判例的最新动态，为委托人争取最大的利益。

参考文献
David M. Pitcher：BASIC CONSIDERATIONS IN AN INFRINGEMENT ANALYSIS FOR U.S. DESIGN PATENT，
http://www.staasandhalsey.com/files/7_Basic%20Considerations%20Infringement%20Analysis%20US%20Design%20Patent.pdf

▍作者介绍 ▍

林伟峰先生毕业于广东工业大学机电一体化专业，获学士学位。

加入嘉权后，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。凭借9年与外国客户交流的工作经验，有扎实的外语基础，精通英语。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。